商標／談商標的識別性－以在不瘋狂就等死與理科太太為例

在網紅當道的世代，有越來越多的YouTuber出現，這些創作者試著透過一支又一支創意、有話題的影音內容來為它的頻道（甚至就是個人）建立品牌，進而讓收益日趨穩定，甚至可將其作為一份職業。既然有影音內容又有品牌的存在，那麼，YouTuber這個行業必然將牽涉「智慧財產權」這件事，以影音內容來說，最需要留意的便是著作權，谷阿莫仍在審理中的著作權訴訟案便是一大案例，再以品牌來說，如果要讓自己所經營的品牌，在他人試圖用相似的品牌來混淆目標聽眾的情況下，有所權利可以主張，將品牌申請為註冊商標便是必要條件。然而，相較著作權，商標權的保護是許多YouTuber會忽略的事。

想要取得商標權，你所提出的註冊商標（即你所經營的品牌，通常是頻道名稱或個人名稱）申請便得符合商標法的規範，其中最重要的一項是「識別性」。

商標法下所定義的識別性為（商標法第18條第2項）：

指足以使商品或服務之相關消費者認識為指示商品或服務來源，並得與他人之商品或服務相區別者。

白話解釋，就是「看到這個商標，會想到你，而不是他。」

識別性，又常被分為「先天識別性」及「後天識別性」。單純以法規文字來討論可能不太容易讓你了解，咱們搭配《在不瘋狂就等死》這個頻道名稱的案例，《在不瘋狂就等死》是由台灣素人組成的網路搞笑短片團體，根據維基百科，其在2014年便成立，但2017年10月因為臉書觸及率的計算方式有所更改，決定開始轉為經營YouTube。如下圖，「在不瘋狂就等死及圖」的註冊商標是在2016年12月提出申請的，申請於廣告企劃（第35類）及娛樂資訊（第41類）等服務，提出申請後，便面臨到審查委員的核駁先行通知，表示：「本件商標圖樣上之「在不瘋狂就等死」，予相關消費者印象，實僅為一單純宣傳性之廣告敘述用語或標語的傳達，常用以表達業者的經營理念或服務的特色為不具識別性之標識，惟競爭同業不容易判斷該等文字是否取得專用權，有致商標權範圍產生疑義之虞。」這裡所稱的單純宣傳性之廣告敘述用語或標語，甚是至一些描述性標識如將「燒烤」使用於餐廳服務，即不具先天識別性的常見案例。

(註: 申請人姓名與地址有經過處理，非全名及地址)

但不具先天識別性，未必不能取得商標註冊，其一可透過聲明主張不專用來克服，但前提是商標內需有著具有識別性的部分，「在不瘋狂就等死及圖」的申請案就是採此方式，其圖的部分是有識別性的，但文字的部分並沒有識別性，透過不專用的聲明，同意商標中不具識別性的部分將不主張權利（請看上圖有這幾個字：「本件商標不就「在不瘋狂就等死」文字主張商標權），來取得核准。

其二可透過後天識別性來補足先天識別性的不足。所謂後天識別性，是指該商標原不具（先天）識別性，但經由在市場上之使用，已使相關消費者得以認識其為商品或服務之來源。通常而言，常藉由提出銷售量、營業額、市場占有率、廣告量、廣告費用、促銷活動資料及市場調查報告等種種市場性證據來加以佐證。

接續就來看「理科太太」的案例，《理科太太》於2019年2月提出了8件註冊商標申請案（分別於香水、治療青春痘藥劑、乳酸菌飲料、茶飲料、啤酒、廣告、影片製作及醫藥諮詢等8個不同的類別）。有許多人問筆者，「理科太太」這樣的案子會准嗎？如果你有認真理解上述所謂先天與後天識別性的說明，那麼心中應該也會有這樣的答案，縱使「理科太太」真被認定不具先天識別性，但以《理科太太》這半年來的網路聲量，要提出許多證據來佐證其具有後天識別性而獲准的機會，應該會相當的高！仔細想想，這或許也是為什麼理科太太是現在，而不是去年中提出註冊商標申請的緣故吧。

那，「理科先生」呢？就看先生有沒有和太太一樣紅了！

本文作者為 馬克斯／智財散步創辦人兼小編、專利師高考及格，曾任事務所專利部經理，現於企業負責智權與市場業務

商標／鬆餅店waffle 16的商標和MONOCLE相似，為何仍可成功註冊？

日前，位於台南的一間鬆餅店waffle 16因為商標和國外知名生活型態雜誌《MONOCLE》的Logo非常相似而引發爭議，被許多網友抨擊店家根本抄襲。

鬆餅店waffle 16	雜誌《MONOCLE》

但有趣的是，這個疑似抄襲的商標仍然通過了經濟部智慧財產局的審查，進而核准為第01817350號商標在案。為什麼會有這樣的情況？這就要談到商標要能成功申請註冊，有一個先決條件，即必須具有「識別性」（咱們先暫不討論先天識別性或後天識別性的議題）。

中華民國第01817350號註冊商標（資料來源：TIPO）

我國現行《商標法》第18條是這樣寫的：

 商標，指任何具有識別性之標識，得以文字、圖形、記號、顏色、立體形狀、動態、全像圖、聲音等，或其聯合式所組成。

前項所稱識別性，指足以使商品或服務之相關消費者認識為指示商品或服務來源，並得與他人之商品或服務相區別者。

而《商標法》第30條亦規範著不得註冊的態樣，其中，第30條第1項第10款是這樣寫的：

商標有下列情形之一，不得註冊：

十、相同或近似於他人同一或類似商品或服務之註冊商標或申請在先之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。但經該註冊商標或申請在先之商標所有人同意申請，且非顯屬不當者，不在此限。

從上面我們可知道，審查委員在審查一件商標申請案時，將會從商標資料庫去檢索是否存在有與申請案於『同一或類似商品或服務之下，相同或近似之商標』的前案。若有，那麼申請案將不得註冊，若無則反之。為什麼『同一或類似商品或服務之下，相同或近似之商標』的觀念很重要，因為它其實仍緊扣識別性這件事，因為當有兩個相同或相近的商標出現在同一或類似商品/服務時，消費者將有可能發生混淆誤認的情況。舉個例子，當你要購買汽車時，若有兩個這樣的商標存在「LOVOL」與「VOLVO」（這是個實際的個案，102年度行商訴字第104號），身為消費者的你會不會有點疑惑呢？

回到waffle 16的案例，這間鬆餅店所申請的商標，雖然和國外知名生活型態雜誌《MONOCLE》的Logo非常相似。但在商標審查時，有兩個重要的關鍵：

《MONOCLE》的M字Logo，似乎並沒有在台灣申請為註冊商標

《MONOCLE》營業相關之商品/服務類別應該是雜誌或線上網站（但後來似乎有開咖啡店？），與waffle 16申請註冊的飲食店、複合餐飲店的商品/服務類別，似乎有所差異

智慧財產局商標權組長劉蓁蓁在受訪時也這樣說：「因為如果是這兩個商品原則上，它沒有構成相同的商品的問題，就要判斷說這個鬆餅跟這個雜誌是不是屬於類似的商品或服務範圍。」

是以，基於『在同一或類似商品或服務，並沒有相同或近似之商標』的原則之下，waffle 16的商標申請案就這樣被核准。

當然！《MONOCLE》可否能主張其Logo為著名商標（《商標法》第30條第1項第11款），或者是waffle 16已侵害其Logo的著作權（《商標法》第30條第1項第15款）…等，都是本案還可再細部討論的議題。