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2017年5月10日 星期三

專利/創業初期不申請專利的理由?

睡前在網路上翻到一份簡報,是惇安智財 王惠玲執行長主講的「生技產品之創新與專利」(來源:https://goo.gl/cIBn8j)。



裡面有一頁提到創業初期不申請專利的理由:
(1)太貴 (2)太久 (3)太不確定 (4)專利組合太難 (5)其他

就之前服務新創團隊的經驗來說,「太貴」是主因,不過聽到可以先申請第一案(也可以是臨時申請案),再善用優先權制度後,大多數就都會申請。

當然,這樣只是把問題留到一年後再來煩惱。不過,大家應該都知道對於新創團隊來說,這一年內的變數實在太多,可能有資金挹注,可能產品經市場驗證後需要改良。所以真的沒有必要一開始就砸大錢申請多國!

至於「太不確定」這件事,則較少聽新創團隊抱怨,畢竟,有哪一個新創團隊會覺得自己想申請專利的技術,是沒有價值的?


大家覺得哪個才是影響申請與否的關鍵因素呢?

看看網友們怎麼說:







2016年10月7日 星期五

專利/積極建構企業專利組合的十個步驟

各位應該都聽過「一根筷子易折斷 十根筷子難折斷」的故事。將這個故事套用到專利領域,或許不是那麼恰當,因為還是有許多專利訴訟案例顯示真正有用(高品質,禁得起訴訟的考驗)的專利,一個就足夠了!尤其是醫藥領域,一個Drug substance的專利或一個撰寫恰當的Formulation專利,往往就會讓後進者(505(b)2ANDA申請者)前進的步伐困難重重。

(Photo credit: BK@flickr CC BY-NC 2.0)

但要一次就精準地命中目標,即獲得真正有用的專利,往往是困難的!很多時候的情況是沒特別花心力的那件專利,卻變成兩造雙方激烈攻防的標的。也因為這樣,若不討論特例,能拿出十根筷子還是相較於僅能拿出一根筷子比較有潛在價值,意即整體的專利組合價值會高於個別專利價值的加總,也就是說一個產品如果能有十件專利的保護,會比僅有一件專利來的更有保障(當然,確保這十件專利產出的過程是有品質的,這是基本事項)

十件專利的觀念,就要討論到『專利組合 (Patent Portfolio)』。

以直接且白話的方式來解釋專利組合,其顧名思義是有至少兩件以上之專利的一個群集。但這只是廣義的解釋。根據陳怡安於2010年的碩士論文 專利組合策略與企業績效關聯性之研究-以台灣高科技產業為例,她整理WagnerParchomovsky等人於2005年的論點,表示專利組合的功能在於一個精心建構的專利組合中加入一個新專利,其預期邊際收益會大於取得該專利的邊際成本,達到綜效的目的,較好的專利組合定義為聚集某一特定技術特徵的個別專利,該組合應聚焦在某一產業的某一問題點上。


了解專利組合的內涵後,如何在企業內建構專利組合就是下一個問題點。對此,於美國智慧財產權事務所Knobbe Martens擔任合夥人的Ronald J. Schoenbaum,發表了一份簡報『Strategiesfor aggressively building a patent portfolio』,內容便提出積極建構專利組合的十個步驟:


1.   提供格式簡要的專利提案文件
2.   進行週期性舉辦的腦力激盪
3.   進行教育訓練
4.   成立專利委員會
5.   建立專利獎助方案
6.   進行智慧財產的稽核
7.   重新評價申請中的專利
8.   儘量持有申請中的專利
9.   考慮申請專利加速審查
10. 進行專利收購

這十個步驟看似簡單,但其實每一個都充滿學問。國外企業的IP Counsel其職位階級都比較高,有些甚至可達副總等級,他們若要施行上述步驟(如第4),其阻礙通常會較小。反觀台灣,企業的智財人員或智財部門常僅僅隸屬於法務單位之下,在這樣的情況下,要能積極建構專利組合便顯得更加困難。

縱使施行困難,但筆者還是同意Ronald J. Schoenbaum筆下的這十個方式,是可行且相當重要的。